王文宏/中銓國際專利商標事務所主任工程師 2014.08.22
淺談專利『修正』與『更正』
按,專利保護的範圍一般係界定於專利說明書內的「申請專利範圍」,即於專利要件審查、專利侵權訴訟中的解釋專利範圍均以該「申請專利範圍」為主,必要時得審酌說明書及圖式(專利法第58條第4項)。因此,專利說明書內的「申請專利範圍」內容的重要性可見一斑。
然,專利說明書係為融合技術的一種法律文件,難免會有錯誤、疏漏的地方,因此專利制度的設計於是就設計了「修正」、「更正」等兩種程序,藉以矯正專利說明書的缺陷。
若按照一般字義解釋,修正、更正的意思是幾乎是一模一樣,但是涉及專利法規,修正、更正的含意其實差異很大,時常造成一般大眾的混淆及誤解。因此本所特立專篇來介紹專利修正、更正之間的差異:
一、「修正」與「更正」兩者的涵意不同
所謂專利「修正」,係為專利申請階段,於官方審查意見函所指出專利說明書的錯誤之處所為的修改,進而修正專利說明書的形式及實體上缺陷,據以爭取專利最大核准專利範圍。而所謂專利「更正」係申請人於已獲准的專利說明書的專利要件所為的修改,進而更正該專利的實體缺陷,常運用於被舉發階段的防衛手段。因此,專利的修正與更正的意涵差異很大。
二、「修正」與「更正」提出的時機不同
提出專利修正的時機有下述三個階段:
1.專利申請案經實體審查後,於官方發給審查意見通知前,申請人均得申請修正。
- 2. 官方發給審查意見通知後,申請人僅得依該通知所提出修正。
- 3. 審核駁審定後,提出再審查者,仍得修正;而於發給審查意見通知後,僅得於審查意見通知之指定期間,始得修正。
而,提出專利更正的時機有下述二個階段:
- 1. 申請案取得專利權後,專利權人主動申請更正。
- 2. 專利案經他人提起舉發時,專利權人提出答辯同時申請更正。
因此,專利修正係於專利申請階段提出,而專利更正係於專利獲准後專利權維持階段提出。
三、「修正」與「更正」的法規規範不同
專利修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍(專利法第43條第2項)。而專利更正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍(專利法第67條第2項),且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍(專利法第67條第4項)
因此,因「更正」牽動專利權人、大眾之間的權益很深,故「更正」的審查上會較「修正」為嚴謹。
四、「修正」與「更正」提出的動機不同
修正的動機係於官方審查時所發出該申請案的審查意見函中指出該申請案的專利說明書形式、實體要件的缺陷,據以提供申請人或代理人作修正說明書的參考。因此,修正專利說明書在於向官方爭取最大核准專利範圍。
而更正動機,係於專利於專利公告後存續維護階段,即公眾審查階段,任何人(舉發人)只要發現某個專利所核准的專利範圍不合理,可檢附證據向專利主管機關-智慧財產局提起專利舉發,而被舉發人可視舉發人的證據情況,適當地作更正專利範圍處置,以避免被撤銷其專利權。因此,更正專利說明書在於專利舉發程序中,常作為被舉人的防衛手段。
至此,我們對「修正」與「更正」有更深一層瞭解後,說穿了,「修正」與「更正」其實是專利制度中的兩種不同程序,亦為專利申請及維護經常運用的策略技巧,因此申請人必須深黯「修正」與「更正」之法規,才能善用修正專利說明書向官方爭取較大的核准專利範圍,亦才能運更正專利說明書據以防衛自身的專利權,以免被舉發撤銷。
關鍵字:專利說明書、專利申請、專利修正、專利更正、申復修正、專利舉發
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